הגשת הבקשה לפטנט היא יריית הפתיחה בתהליך הפטנטים. הליך הבחינה של הבקשה לפטנט הוא הפרק הקריטי אשר יקבע את היקף ההגנה של הפטנט, ומכאן יכתיב את ערכו המסחרי. בחינת הבקשה לפטנט מתבצעת בכתב, כאשר בוחן הפטנטים מבצע חיפוש למציאת ידע קודם בתחום ומנפיק דו”ח בחינה, ועורך הפטנטים מגיב לדו”ח, רצוי בשיתוף פעולה עם הממציא ו/או בעל תפקיד אחר בחברה. לעתים נמליץ לקיים שיחת טלפון עם בוחן הפטנטים כדי לקדם את בחינת הבקשה לקראת קיבול. לראיון הטלפוני מספר יתרונות:
הבהרה של מושגים, ופרשנות שלהם. בוחני הפטנטים מתייחסים למושגים בתביעות בפרשנות הרחבה ביותר שלהם, מה שיכול להוביל ל”קצר” בתקשורת מול עורך הפטנטים והממציאים. אנחנו מדברים על דבר אחד, בעוד הבוחן עלול להבין את זה אחרת. לעתים קרובות הפער בפרשנות לא עובר בתשובה כתובה, ושיחה טלפונית מאפשרת לבוחן להבהיר מה הפרשנות שלו לתביעות, ומאפשרת לנו להסביר את הכוונה, ואז ניתן למצוא ניסוח לתיקון התביעות כך שיתאים לפרשנות שמתאימה לנו.
הסבר של טכנולוגיות מורכבות. במקרים רבים תביעות הבקשה לפטנט מתייחסות לטכנולוגיה מורכבת, למשל שיטה להצפנה, אלגוריתם לעיבוד תמונה, פרוטוקול תקשורת ועוד. מצד שני, אילוצים כלכליים של משרדי הפטנטים ברחבי העולם דורשים מבוחן הפטנטים להקדיש מספר מצומצם של שעות כדי להבין את החדשנות הגלומה בתביעות. שיחה טלפונית היא דרך בלתי אמצעית להסביר את החדשנות בצורה ממוקדת, במיוחד בבקשות ארוכות ומורכבות, כדי להקל על הבוחן. חשוב לזכור שהבוחן הוא אדם שחלק מהשיקולים שלו הם רגשיים כמו כולנו, והוא שמח שמקלים עליו, והשמחה הזו יכולה להתבטא ברצון שלו לצמצם את המשך החיפוש לאחר הריאיון, דבר שיקדם את קיבול הפטנט.
קבלת פידבק מהבוחן לגבי הצעות לתיקון התביעות והסיכוי שניסוחים מסוימים יתקבלו או יידחו. חשוב לזכור כי המטרה בהליך הבחינה היא לקבל את הפטנט בהיקף שיתאים למטרות העסקיות של החברה. מצד שני, הבוחן מצטט כנגדנו פרסומים קודמים בטענות שונות. ניתן להציע לבוחן אפשרויות במהלך השיחה, ולשאול האם לדעתו הצעה מסוימת עומדת בתנאים המשפטיים לקיבול לאור אותם פרסומים קודמים שמצא הבוחן, ובמידה שכן, להגיש מענה כתוב הכולל תיקונים שעל פי רוב יתקבלו על ידי הבוחן.
חשוב לזכור שגם לאחר הריאיון הבוחן יכול לשוב ולבצע חיפוש נוסף, למצוא פרסומים רלוונטיים יותר כיוון שהחדשנות ברורה לו יותר. אחוז הבקשות שמתקבלות ב-USPTO (משרד הפטנטים בארה”ב) לאחר ראיון טלפוני הוא כ-78% לעומת אחוז הבקשות שמתקבלות לאחר מענה רגיל שהוא כ-69% (על פי נתוני patentbots.com), ולכן אנו ממליצים על קיום שיחה טלפונית במקרים רבים.